Propriedade Intelectual, Sinais Distintivos Não Tradicionais e trade dress

00:02 Direito Empresarial Café com Leite, um gole de conhecimento jurídico na sua rotina. Olá, eu sou Amanda Athayde, mineira formada na UFMG e cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, no Largo São Francisco, USP e hoje, Candanga, Fluminense e UNB de coração. Eu sou casada, mãe do Pedro de 7 anos. Pedro Athayde, livre para o Real Madrid, Paris, Chelsea e Fluminense. E do Lucas de 5 anos. Lucas Ataíde, eu, padrão, chefinho, Grizz, Spidey e seus amigos espetaculares. E pronto. Além de tutora do Viralata Farof. A proposta do Direito Empresarial Café com Leite é simples. Tornar o direito empresarial mais leve, acessível e presente no seu dia a dia. Como um bom café com leite que te acompanha na rotina diária. Seja no caminho para o trabalho, na volta para casa, durante o café ou até na hora de fazer o exercício físico. O podcast está aqui para trazer um gole de conhecimento jurídico sem complicação. Se quiser navegar pelos episódios, não deixe de acessar o nosso site, podcast.direitoempresarialcafécomleite, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba direitoempresarialcafécomleite, no YouTube, professora Amanda Taíde, e no LinkedIn, Amanda Taíde.

01:18 Vamos comigo, então, para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar do tema propriedade intelectual e sinais distintivos não tradicionais. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da professora Cone Cesario para comentar esse tema. A professora Cone é professora de Direito Comercial e Propriedade Intelectual da UFRJ, nos cursos de mestrado, doutorado da academia, também no INPI. É doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, pesquisadora visitante da Universidade de St. Gallen, na Suíça. É uma imensa alegria, professora Cone, você ter aceitado o convite para participar do nosso podcast este apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema das marcas não tradicionais dentro do tema de propriedade intelectual. Oi, Amanda, eu é que agradeço e fico muito feliz de estar aqui nessa xícara de café com leite de direito comercial raiz, né? E fico honrada e muito feliz de nós, da área da propriedade intelectual, que somos considerados a Nutella, né?

02:23 da área do direito comercial, dentro do direito comercial, está participando aqui do seu podcast, tá? Fico muito feliz. Sra. Cone, a gente sempre começa aqui com a pergunta tradicional sobre o que você escreveu sobre esse tema, a gente está falando aqui de dois artigos, base de sua autoria, conta um pouquinho de como que esse tema chegou a você, como que foi o processo de redação também, por favor. Então, esse tema entrou na minha vida, das marcas não tradicionais, especialmente as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, por alguns autores tratadas como marcas não convencionais, por outros como novas marcas, começou há mais de 20 anos. e começou por causa de um sapato, uma sola de um sapato vermelho, a sola do sapato lobotão. Naquele tempo havia muitas discussões judiciais pelo mundo afora a respeito do sapato lobotão. Era de fato para quem trabalhava com propriedade industrial algo inovador, que um simples solado de sapato pudesse chamar tanta atenção e ser tão distintivo, um sinal tão distintivo, tão inovador, tão diferenciado.

03:50 Então, eu procurei o professor Fábio Lua Coelho, que já tinha sido meu orientador no mestrado, para ser meu orientador no doutorado e desenvolver o que acabou depois, a minha tese, acabou se tornando um livro, que é os sinais visualmente perceptíveis, à proteção de sinais visualmente perceptíveis, que é a minha tese de doutorado. Fui para a St. Gallen, que é uma universidade muito famosa na perspectiva de análise econômica de direito, e a escolha se deu por isso e porque a Suíça, na época, discutia a não registrabilidade, o Tribunal Suíço do Solar do Lobotan, e lá eu fui orientada pelo professor Peter Sester, que hoje vive aqui no Brasil. a pessoa alemã que hoje vive aqui no Brasil. Era um tema, há 20 anos atrás, que explodia em discussões no mundo sobre os limites ou não, até que ponto que essa questão era uma inovação que deveria ser protegida, até que ponto que isso poderia se tornar uma forma de controle de mercado.

05:00 Então, todos os meandres que envolviam o sapato, o solado do sapato Lobotan naquele tempo mas hoje no Brasil ele continua sendo atual porque infelizmente a gente tem uma atrasa tão grande no nosso processo legislativo e ele continua sendo atual ao ponto da marca Lobotan só ter sido concedida via judicial a marca de posição Lobotan há cerca de um ano se não me engano via um processo judicial que eu tive o prazer de ter feito o parecer que acabou ajudando na decisão aqui da Justiça Federal do Rio de Janeiro contra a decisão do INPI de indeferir a marca. Uma marca que tramitou por 20 anos no INPI. Quando veio, então, ela foi indeferida. A fase, né? Ela foi indeferida e o judiciário, em menos de dois anos, resolveu a questão e concedeu à Justiça Federal do Rio. E agora, para a gente começar a entender um pouco mais do conceito, né? O que são sinais não tradicionais? Qual é o fundamento jurídico para a proteção das marcas que utilizam esses sinais não tradicionais no Brasil, considerando aí, em especial, os limites trazidos pelo artigo 122 da Lei de Propriedade Intelectual?

06:17 Então, os sinais não tradicionais, eles são todos os sinais que não fazem parte da bidimensionalidade. aqueles originários, que seria a marca na forma de apresentação, nominativa, na marca mista e figurativa. A nominativa é o Times New Roman, a mista é aquelas logomarcas que a gente está acostumado a ver, um nome e uma figura associada, e a figurativa é uma figura, sei lá, por exemplo, o Sushi da Nike. As não tradicionais, elas estão dentro daquele conceito mais de tridimensionalidade, como as marcas tridimensionais, ou as marcas de modificação, ou straight dress, e também outros sentidos, a outra sensorialidade, como as marcas sonoras, olfativas, gustativas e olfativas. Um exemplo de marca olfativa brasileira, a da Grindene, o cheirinho de chicletes da Sadalha da Grindene, o plim-plim da rede Globo como marca sonora.

07:26 Estas marcas sensoriais, olfativas, gustativas e táteis e sonoras, elas não podem ser registradas no Brasil. A gente teria que ter um processo de mudança da lei, do artigo 122, que limita o registro de marcas visualmente perceptíveis. Agora, as outras que estão fora da bidimensionalidade, as marcas tridimensionais já registráveis, as marcas de posição já registráveis e tantos outros sinais visualmente perceptivos considerados não tradicionais, não bidimensionais, Então, o trade address, o gestual, o logo filme, a holografia, estes podem vir a ser um dia registráveis no NPI, porque não tem uma proibição legal, já que o artigo 122 fala em marcas visualmente perceptivas, mas ainda não são. Então, tal qual os sinais sensoriais, eles são protegidos hoje só pela concorrência desleal.

08:39 Artigo 195, inciso 3, o desvio fraudulento de clientela alheia. Então é lógico que a Netflix não poderia usar o plim-plim da Globo, mesmo que não registrava. Porque seria uma forma de desvio da clientela da rede Globo, seria uma forma de gerar uma confusão no consumidor. Então, o que não é registrável é protegido por concorrência desleal, mesmo sendo visualmente perceptível, e é considerado não tradicional, porque está fora dessa bidimensionalidade. É algo peculiar, é algo diferente. Isso que é a marca não tradicional. E conta para a gente em que medida a proteção dos sinais não tradicionais pode ser compatibilizada com os princípios da livre concorrência, da vedação ao monopólio de elementos comuns do mercado. Então, Amanda, como eu estava falando, justamente começou com o sapato solado, a marca de posição lobotã, o meu desejo de estudar e toda essa polêmica que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos no momento do registro da marca de posição do sapato lobotã, do solado vermelho do sapato de lobotã. Toda a grande discussão que ocorreu foi bem nesse sentido.

10:02 Despertava-se em todos a visão de que era uma inovação no sistema marcar, que era algo diferente, que merecia uma proteção, mas até que ponto aquilo não poderia ser uma barreira à livre competição, à livre concorrência, ser dono todo, só uma empresa, só uma empresa poder ter seus lados coloridos? Era essa a grande discussão. Num primeiro momento, o que aconteceu com a questão do Lobotan? Num primeiro momento, os órgãos de registro concederam, viram como uma inovação. Num segundo momento, a empresa começou a ingressar com ações judiciais contra outras empresas diversas, inclusive a YP San Orhan, simplesmente tentando ser detentora de um exclusivo sobre o vermelho para o sapato todo. contra um sapato, por exemplo, da E.S. O Rank era todo vermelho, contra empresas que usavam o celular de coloridos, como a Carmen Steff, dos seus outros sapatos.

11:08 E aí começa a reverter aquela situação. Os órgãos de registros, o judiciário lá fora, começa a ver e falar, opa, será que não estamos dando um direito exagerado aqui? E o que os órgãos, então, começaram a fazer de registro e o próprio judiciário? passar aquele ativo da propriedade industrial, aquela marca, pelo funil do direito da concorrência. Então vamos criar aqui sistemáticas, critérios, e dizer que você tem um direito, sim, você criou algo que merece uma proteção exclusiva, mas ele tem que ser limitado, ele tem que ser efetivamente peculiar, dentro dos concorrentes do mercado, você não pode querer achar que você é dono de toda a questão da cor cor é um objeto que é limitante, as cores são limitadas então nós temos que ver aqui que pantone você está falando em que situação desse pantone de cor vermelha você tem exclusividade então são só sobre sapatos de salto alto e só sobre o solado e só sobre os solados femininos Então os órgãos de registro foram buscando mecanismos, fazendo exigências para que a Lobotão fizesse o seu registro ser limitado.

12:35 Resoluções, orientações, decisões judiciais foram nesse sentido. Isso norteou então que as marcas não tradicionais são inovações que merecem proteção. este é o sistema da propriedade industrial eu dou um direito de exclusivo para alguém que faz algo inovador e que depois, no caso de patente vem reverter em benefício da sociedade mas eu dou um direito exclusivo para algo inovador para algo diferenciado mas dentro de um limite dentro de um limite territorial dentro de um limite de uma categoria de produtos e no caso das marcas não tradicionais para que elas não avancem dentro do direito à livre concorrência e à livre iniciativa, com limites muito específicos daquele objeto, daquele registro, da descrição muito exata e minuciosa de onde se recai a proteção. Então, foi assim que, vamos dizer, o mundo afora resolveu esta questão, passando a propriedade industrial pelo limite do direito à concorrência.

13:47 Tanto que o Instituto Max Planck de Munique, que é um instituto mais importante destinado ao estudo da propriedade intelectual, ele tem o nome de Instituto Max Planck de Propriedade Intelectual e Direitos da Concorrência. Então, passou a estudar as duas coisas juntos, como coisas compatíveis, direitos compatíveis, mas que um deve ser o freio e contrapeso do outro. O Brasil está muito atrasado nessa discussão toda. A gente não vê o Cade se envolver nessas questões e a gente não vê uma percepção do INPI de entender o direito antitrouxo como um freio contrapeso dos limites da propriedade intelectual. O Brasil está atrasado tecnicamente. O sistema de formulário de registro de marca não dá a possibilidade de você fazer toda essa delimitação. Olha, eu quero minha marca para isso, isso, isso, isso. Você fica restrito àquela especificidade.

14:52 Sequer a gente pode fazer isso. Nosso formulário no MPI é amplo. Então a gente está à margem disso. Então, no Brasil é um problema, é um perigo. Essa situação pode ser um perigo para livre concorrência, para livre iniciativa. Pode ser, então, um objeto de abuso de direito, de limites à livre iniciativa e à livre concorrência. Ou essa questão que eu comecei lá me apresentando, Nutella, passa a ser integrada, estudada dentro do sistema de princípios do direito concorrencial. E foi aí o porquê também da escolha do professor Fábio Loh que na época estudava essa questão dos princípios do direito comercial, ou isso integra a propriedade industrial e NPI, Alcad, toda essa estrutura, ou a gente vai começar a ver ações judiciais abusivas para começar envolvendo as marcas não tradicionais, como na verdade já.

16:00 Não estou falando especificamente das marcas de posição, mas de outras. E agora avançando um pouco nos seus textos, o que que é trade dress? E por que que o trade dress, mesmo sendo visualmente perceptível e distintivo, ainda não é aceito como uma marca registrável pelo INPI? Então, essa sua pergunta eu vou começar de trás para frente, né? Então vamos falar o que que é um sinal visualmente perceptível, né? E que é o sinal que é a marca, a marca registrada. Então o nosso artigo 122 da lei 9.279 de 96, a lei da propriedade industrial, diz que são registráveis como marca todos os sinais visualmente perceptíveis não contidos nas proibições legais. Este artigo da nossa lei, ele advém de uma faculdade, e na meu entender um grande erro, dado pelo TRIPS, o tratado relativo ao livre comércio e a proteção da propriedade industrial, que constituiu a OMC, a ONP, que deu essa faculdade no artigo 15.1, salvo engano, dos Estados-membros do TRIPS exigirem ou não que os sinais fossem visualmente perceptíveis.

17:26 Foi de 94, nossa lei de 96, e a nossa lei foi conservadora e determinou que os sinais precisariam ser visualmente perceptíveis. Com isso, afastou da proteção registral no Brasil marcas, por exemplo, sonoras, o plim-plim da Rede Globo, marcas olfativas o cheirinho de chicletes da sandália Melissa da Grandene a tatilidade as marcas táteis, por exemplo o couro, a ranhura do couro da bolsa Louis Vuitton e as marcas gustativas que essas não tem ainda nenhum registro no mundo afora todas essas marcas não visualmente perceptíveis que eu falei de exemplo, elas são registráveis na maioria dos países. E até mesmo aqui na América. Só o Brasil e a Venezuela que não os registram. A legislação limita, que proíbe o registro.

18:29 A gente não registra marcas sonoras há muitos anos. Nós somos limitados. O trade address, o que ele é? Ele é um sinal visualmente perceptível. Portanto, ele poderia ser registrado, segundo a nossa lei. Ele está dentro do artigo 122. Caberia a proteção registral no INPI. Porque o que é o Trade Dress? É a aparência visual geral de um produto ou de uma embalagem ou de um estabelecimento, seja ele físico ou virtual, que permite que o consumidor identifique de pronto ao ver aquela embalagem, ao ver aquele estabelecimento, quem é a empresa ou quem é a marca que está por detrás ali, mesmo que ela não esteja ali tão visível. Então, eu ver uma alvejante sem cloro, uma embalagem de uma alvejante sem cloro, rosa, choque, na hora vai me vir a marca Vanish.

19:38 O trade dress do Vênish está muito marcado por ser uma embalagem de alvejantes sem cloro, para alvejantes sem cloro, rosa. Por quê? Porque ela foi pioneira nisso. Antes, por exemplo, no mercado de alvejantes, a gente tinha o verde lá, da que boa, e a gente tinha o branco também, ali muito utilizado. Ela foi pioneira e ela acabou se tornando ali o seu trade dress para embalagens de alvejantes sem cloro. Pode ser também de estabelecimento? Posso ter estabelecimentos também. A cor é muito importante para isso. Então, determinadas fachadas, muito diferenciadas, que já me remetam, o próprio ambiente interno já me remetam. Então, se eu chegar num restaurante e que eu tenha todas as referências de mapas, de cangurus, de mapas da Austrália, de canguru, eu já sei que é um Outback, mesmo que eu não tenha ali o logotipo do Outback a princípio. Isso é o Trade Dress e ele é importante para a estratégia de competição da empresa.

20:47 Quanto mais diferencial, quanto mais peculiar, quanto mais inovador for um Trade Dress, essa roupagem, essa aparência visual que eu vou dar em um produto, um serviço, mais chamar a atenção do consumidor, mais a capacidade de reconhecimento que o consumidor vai ter, mas eu vou atrair o consumidor de uma forma leal para o meu negócio ou para o meu produto. Por que o INPI não registra? Pergunta de um milhão de dólares. Porque o INPI demorou 20 anos para regulamentar o registro de marcas de posição. Porque a marca tridimensional, que é o formato, por exemplo, o formato da embalagem do vidro da Coca-Cola, aquele formato tão diferenciado do Toblerone, do chocolate Toblerone, demorou também muitos anos, acho que foi em 2005, a lei de 96, a gente foi lá para o 2005, que foi regulamentado. Porque o INPI tem essa noção, essa ideia de que ele tem que regulamentar tudo. Na verdade, eu tenho até uma opinião de que o INPI nem tem esse poder de regulamentar, nem é uma autarquia especial com poder legislativo.

21:59 O poder o poder discricionário de criar normas internas para a administração interna não para dizer o que vai ou não ser direito isso que vai ser um direito de propriedade isso que indiz é a lei, e se a lei diz que é um sinal visualmente perceptível e o trade address é, e a marca de posição é e o logo filme é, então eu posso registrar tal qual eu posso registrar uma marca mista, uma marca nominativa ou uma marca figurativa, o sushi da NIC então não teria que ficar esperando resoluções do NPI. Não é ele que tem que determinar o que pode ser apropriado como marca ter um direito de propriedade que vem da Constituição, artigo 5 da Constituição, ou não. É a lei, e a lei diz que todo sinal é visualmente perceptível. Mas o NPI tem essa característica de ter que regulamentar tudo, de ter que legislar, no meu modo de entender, sem poder legislar neste assunto, neste assunto, sem poder dizer o que será direito de propriedade ou não intelectual, e ele não regulamenta.

23:07 Em off, a visão do INPI é que isso não é um problema do INPI, isso é do judiciário. Por quê? Por falta da registrabilidade, a doutrina e a jurisprudência acabou criando um mecanismo de proteger esses sinais distintivos que são os trade dress tão importantes e protegeu através da doutrina da concorrência de leão. Então, eu copiar um trade dress de outro, eu usar elementos de um trade dress de outro, de forma a me assemelhar e a confundir o consumidor é considerado um crime de concorrência de leão. Artigo 195 inciso 3. Eu desvio o fraudulento de clientela alheia. Então, a doutrina e a jurisprudência acabaram tomando para si a forma de proteger o trade dress já que o INPI não tomava uma postura. E hoje o INPI se calçou nisso para dizer assim já está resolvido, deixa lá por conta do judiciário deixa por conta da teoria da concorrência desleal. Ficou assim quando no mundo afora não é assim quando no mundo afora seja nos Estados Unidos ou seja nos nossos amigos aqui latino-americanos seja na Europa, seja no Japão, são registrados como marcas, ou tem uma legislação específica que explica o que é o trade address e remete à lei de marcas e diz que o trade address é isso, isso e isso, e será registrado como marca.

24:38 parecido com o que a lei de software acontece. A lei dos programas de computador é uma lei específica, mas que ela remete à lei de direitos autorais. Então ela diz, programa de computador é isso, isso e isso, e remete à lei de direitos autorais. Então deu a natureza jurídica de direitos autorais. O que os países afora fazem? Ou simplesmente registram sem maior problema, entendem aquilo como uma marca, ou criam uma legislação, criaram uma legislação específica que remeteu à lei da propriedade industrial, à lei de marcas dos seus países, dizendo, você registra como marca. Mas aqui a gente caiu no limbo. Isso está tomando uma proporção terrível. Espera só um pouquinho que eu já volto para falar com o nosso entrevistado. Que você curte direito empresarial eu já sei, porque você está aqui, ouvindo o nosso podcast. Agora, se você tem interesse em se especializar em alguma das sub-áreas do direito empresarial, como direito concorrencial, comércio internacional ou mesmo os acordos de empresas com o poder público, não deixe de procurar no meu site amandataide.com.br a aba Cursos Online.

25:46 E você pode encontrar o curso perfeito para você. Eu elaborei com muito cuidado curso de pós-graduação e outros cursos de especialização que podem dar aquele empurrão na sua carreira jurídica. Eu já peguei a minha xícara de café com leite. vamos voltar então à nossa conversa com o entrevistado? Então, quais que são aí os riscos de proteger sinais distintivos, como o trade address, apenas pelo viés da concorrência desleal e não por meio de um registro de marca, por exemplo? Bom, o risco maior que eu vejo é um aumento vertiginoso que estamos vendo do número, do crescimento de ações judiciais. Judicializar não é bom. Não é bom. Judicializar não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para o judiciário, não é bom para as empresas. E a gente tem um crescimento vertiginoso. Tem uma plataforma chamada Darts IP, que a gente faz pesquisa de processo envolvendo propriedade intelectual.

26:53 E eu fiz nesse ano, em março, uma palestra onde eu mostrei os dados que nos últimos cinco anos a gente teve um aumento de 2019 a 2024 a gente teve um aumento de 77% nos casos envolvendo ações judiciais de concorrência desleal envolvendo propriedade intelectual envolvendo trade dress só com a palavra a Trade Des, nesse banco de pesquisa, a gente teve um aumento de judicialização de processo de 77%. É uma curva que vai acendendo assim. Essas ações, na sua grande maioria, tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais de 80% delas tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é o maior estado, o estado economicamente mais importante, e onde tem as maiores empresas do varejo que acabam tendo muitas questões de propriedade industrial. Então, eles acabam se acumulando no judiciário do Brasil todo, especialmente no de São Paulo.

28:04 Eu tive em conversa com alguns juízes das varas empresariais de São Paulo, de Campinas e da Capital, e eles estimam que hoje, em torno de 30% a 40% das ações judiciais que tramitam as varas empresariais empresariais, são relativas à propriedade industrial, sendo que destas, 80% a 90% são envolvendo trade address, estão envolvendo concorrência desleal, trade address. E são ações de uma belicosidade muito grande, segundo conversas informais, bate-papo com alguns juízes, que demoram um prazo, por causa das perícias, por causa da belicosidade que tem toda envolvendo essa questão, gera um impacto no tempo dos processos de mais de dois anos do que dos outros processos, não é mais. Então, essa é a primeira questão. Outra coisa, por que isso acaba gerando? Porque a norma da concorrência desleal, o que ela diz? Comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar proveito próprio ou alheio, sem tela de outra.

29:11 É uma norma aberta, é uma norma subjetiva, e que então presta ao juiz ter que dar uma interpretação se aquela situação fática, através da hemenêutica, dos princípios, se aquela situação fática, os fatores sociológicos, os fatores comerciais e econômicos, está ocorrendo ou não, está ocorrendo ou não desvio de clientela, é um meio fraudulento ou não, então ele vai precisar de perícia para ajudar ele, o juiz vai precisar de perícia, vai tornar um processo mais caro, mais longo e gera uma flexibilidade portanto a gente tem um número de decisões dispares muito grande onde entendeu que há violação de concorrência desleal e outras e outras situações praticamente idênticas porque a norma do artigo 195 permite esta interpretação aberta principiológica e hermeneutica por mais que os juízes busquem a tecnicidade dos peritos para ajudá-los já se nós tivéssemos o perito do ex-como marca registrada ele não seria um crime de concorrência desleal seria um crime de violação de marca que na lei está no artigo 189 e 190 que é uma norma fechada, de conteúdo fechado, de interpretação positivada, de lógica gramatical e sistêmica.

30:45 Por quê? Porque ela é clara, ela não dá essa abertura. Comete crime contra o registro de marca quem? Reproduz, sem autorização, no todo o empate, marca registrada ou emita de modo a induzir a confusão. altera a marca registrada de outro já posta um produto no mercado comete crime de registrar marca quem? importa, exporta, vende, oferece a venda oculta ou tem estópico, produto que assinala a marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outro o conteúdo normativo é muito claro aonde está ocorrendo a violação desse direito de propriedade a gente não pode esquecer que o direito sobre as marcas é um direito de propriedade tanto na lei da propriedade industrial quanto na Constituição, assim, estabelecido. Então eu tenho aqui a violação muito bem configurada do direito de marca, quando ela está ocorrendo. Já no crime de concorrência ex-leal, ela é uma norma aberta. Por quê? Porque a criatividade humana vai poder ocorrer para esse desvio de clientela de diversas formas.

31:52 Então o legislador buscou ali ser amplo para deixar a qualquer situação fática ser enquadrada aquilo. E quando a gente deixa do jeito que está, o que vem acontecendo? Esse aumento do número de ações, aumento da litigância do judiciário e um aumento de número de ações abusivas, que é o uso dessa norma aberta, o uso das normas de concorrência desleal para tentar eliminar o concorrente que está entrando no mercado. Então, o simples fato de eu lançar um produto com a embalagem na mesma cor, eu vou alegar a violação de trade dress, vou alegar que é a concorrência desleal. Peraí, mas tem outros elementos que compõem, tem a letra, tem a logotipia, tem a marca, tem a forma de vender, tem um monte de componentes que compõem a concorrência desleal. Não é só a cor da embalagem, mas ele promove a ação. eu tenho que ver se não está realmente diluído no mercado, se aquilo já não é comum, mas ele promove a ação de concorrência visial. Geralmente quem?

33:03 O grande o grande aquele que domina altas parcelas do mercado e tentando buscar eliminar os entrantes no mercado Ah, eu tenho entrantes no mercado que violam que procuram pegar carona no trade address do outro? Sim, até porque o Kotler, que é o papa o Kotler na área do marketing seria o nosso Pants de Miranda, o nosso Gama Cerqueira, o Kotler diz, siga o líder, com todas as leis. Então os marqueteiros são ensinados a seguir o líder. Então eu vou ter entrantes que vai ter a estratégia de buscar ter o seu produto com aquela roupagem do outro. Mas eu tenho situações, e muitas hoje, de abuso daquele que tem um market share alto e que busca ações de concorrência desleal para eliminar o pequeno por meras coincidências, ou só para criar o chanitigueixo, volumes de ações judiciais que o pequeno não suporta. E quais que são, então, os critérios que poderiam ser adotados pelo INPI para permitir o registro de novas marcas visuais, como o trade dress, sem comprometer, na sua visão, a segurança jurídica do sistema?

34:19 Amanda, a lei é clara, o artigo 122 é claro, o critério está ali. primeiro dos critérios ser um sinal visualmente perceptível é a forma a embalagem, a roupagem, aquilo que nós já falamos ser distintivo ter a capacidade de se individualizar de individualizar de ser reconhecido perante os outros tá, então é isso, ser visualmente perceptível e ser distintivo depois da lei o que nós temos? Nós temos o manual de marcas do NPI que vai destrinchar isso, vai explicar isso detalhes por detalhes e vai dizer dentro desses sinais visualmente perceptíveis aquilo que pode ou não ser registrado, que é um sinal mais forte, que é o arbitrário, ou que é um sinal mais fraco, que é o evocativo, ou aquilo que está contido dentro de proibições da lei, que está dentro do artigo 124 do inciso 1 ao 23. Então, eu já tenho o arcabouço jurídico, Eu tenho uma lei e eu tenho um manual de marcas explicando como o examinador deve analisar para registrar ou não.

35:29 Então eu não teria problema nenhum, eu não precisaria criar critérios nenhum. E não tenho um comprometimento da segurança jurídica aí, porque eu já tenho isso tudo para o trade-off, para os sinais visualmente perceptíveis. O que está comprometendo o sistema da propriedade industrial e o sistema da concorrência é o que eu chamo de registros anômanos. O que acontece? É que a gente está num podcast, seria muito mais legal se eu pudesse te mostrar. O INPI, apesar dele ter no seu manual a obrigação de fazer uma análise da marca no conjunto, O que a gente chama de conjunto? O aspecto gráfico, a marca, a palavra em si, graficamente, o conjunto de letras e palavras. O aspecto fonético, se tem uma reprodução ou não da outra. E o aspecto visual, os componentes do logotipo, ele não faz. O examinador do INPI só olha o aspecto gráfico e fonético.

36:41 Então, se eu colocar um pedido de registro de uma marca Cone, que meu nome se escreve com K-O-N-E, você, Amanda, buscar um Cone com C-O-N-Y, ele vai analisar que há uma imitação aí e provavelmente vai indeferir o seu pedido posterior ao meu. ele não vai ver se os aspectos visuais ele deveria, o logotipo, aqueles desenhos, como que é a letra, as cores, as figuras que vão juntas, se é similar ou não. Porque o seu logotipo pode ser tão diferente do meu, que apesar da gente graficamente estar parecido, distanciou o problema ali da marca. Como o NPI não está analisando o aspecto figurativo, o aspecto visual da marca, o que as empresas estão fazendo? elas estão depositando como marcas mistas verdadeiros trade dress ou seja, embalagens de biscoito eu fiz esse levantamento já apresentei num congresso na ASP é um volume absurdo embalagens de leite, embalagens de biscoito embalagem de macarrão embalagem de fumo ou seja, todo trade dress um estabelecimento comercial inteiro.

38:11 Por quê? Porque o NPI ignora o aspecto visual e só está vendo o nominativo. Então ele olha lá. Mumu é diferente de Polenguinho. Então ele descarta. Com base nessa brecha, dessa falha do NPI, os empresários estão registrando essas marcas anômalas, fora do sistema registral. Mas é com base numa brecha. Por que o NPI, você vai me perguntar, por que o NPI não vê esse aspecto, se ele tem obrigação na lei, se ele tem obrigação no próprio manual dele? Porque, primeiro, ele precisa correr, acelerar, porque ele tem um backlog muito grande, que vem aumentando. A gente teve, nas duas gestões anteriores da presidência do NPI, uma diminuição no tempo de registro de marca, que chegamos a bater um recorde de seis meses, em seis meses a gente tinha do pedido ao registro, só que para acontecer isso, a gente teve uma flexibilização no como o examinador tem que ver, e hoje a gente já voltou para quatro anos, é só esse o motivo para demora? Não, tem outros problemas para demora, mas a gente voltou ao patamar de quatro anos para o registro de marca demorar a sair, são números absurdos.

39:30 E aqui uma pergunta mais ampla para você comentar outros pontos, que eu não tenho eventualmente aqui coberto nas minhas perguntas, mas que você pode, por favor, comentar para a gente a respeito desse tema. Bom, Amanda, o que eu acho que eu gostaria de comentar a respeito desse tema? Primeiro, isso que eu falei agora há pouco, que essa sangria desses registros anômalos tem que ser resolvida. resolvida, ela tem que ser resolvida para que não ocorram ou continuem ocorrendo abusos, para que não ocorram tentativas de expulsar empresas do mercado, que a gente sabe, sobretudo aqueles que têm um grande poder de mercado, o market share alto, que a gente tem visto com esse aumento das ações, então essa sangria precisa. O NPI é um problema crônico dentro das autarquias federais brasileiras, e que precisa ser resolvido. Vira e mexe o que a gente vê, e agora em toda essa discussão sobre os super tarifatos do Trump, você vê que o NPI está no centro da discussão.

40:42 O Trump baixou aí uma possível investigação justamente a respeito de propriedade industrial. Um dos temas que ele fala, o que o Brasil não está cumprindo, são os tratados da propriedade industrial, etc. e tal. E não entrando no mérito do que o Trump está fazendo, que é político, que é isso, que é aquilo, mas do ponto de vista só ali de propriedade industrial de INPI, eu vou ter que dar razão. É um problema crônico do INPI, a demora na concessão dos registros, a normatização que eles não poderiam estar fazendo e fazem, a qualidade das decisões e que acabam sempre indo para para o judiciário, a falta de aceitar esses registros novos, como o do Trade Address. Agora, por que o INPI é um problema crônico? É o INPI, são os servidores? Não, os servidores são de uma dedicação extrema.

41:48 Eu dou aula lá e sei muito bem disso, entendeu? o problema é que nós temos uma lei de 1996 que não teve reformas, a única reforma que ocorreu foi criada pelo próprio STF, que foi o artigo, o parágrafo primeiro do artigo 40, limitação dos prazos de patente lá, não vamos entrar nesse assunto, ou seja, precisou ir até o STF para ter uma única reforma e mais nada. Nós, nesse meio tempo, já tivemos inúmeras reformas do Código Penal, já tivemos um novo Código Civil, já temos aí um novo projeto de Código Civil, já tivemos reforma na Lei de Falências, já tivemos reforma na Lei de Antitruste Brasileira e a Lei da Propriedade Industrial está parada em 1996. era outra mecânica de comércio, de negócios, era um outro acaboço jurídico em torno da lei da propriedade industrial.

42:54 Ela está completamente defasada. Então, ou nós promovemos uma reforma da lei da propriedade industrial, e esse é meu sonho, meu sonho é uma comissão jurista para promover a reforma da lei da propriedade industrial, ou esse problema crônico que é o NPI vai continuar, a propriedade industrial vai continuar, o sistema de proteção da propriedade industrial, da inovação que é tão importante por mais que se critique até hoje ninguém pôs nada na mesa diferente e o que a gente vê é a China, em vez de falar não, não vou proteger, ela saiu e disparou hoje é a maior nação a proteger, fazer patentes e marcas então o feitiço virou contra o feiticeiro Então, para se livrar do problema da dominação de patentes, etc. Eles saíram protegendo as suas criações industriais. Nós devíamos ir pelo mesmo caminho, mas nós precisamos de uma lei nova. A China teve já duas ou três reformas. Eu lembro de uma de 2004, 2014, e acho que agora recentemente também uma outra.

44:01 E a gente não está parado em 1996. Então, eu acho que o que eu gostaria de dizer é isso. para resolver o problema geral da propriedade industrial que a gente precisa é uma nova lei ou uma reforma, não uma nova lei mas uma reforma de algumas questões ali e isso vai ajudar na eficiência do NPI e isso vai ajudar menos processos judiciais ou vai ajudar quando tiver os processos judiciais ao juiz por quê? porque está tão confuso a nossa legislação que a última situação envolvendo o trade dress, inclusive, se tornou um tema repetitivo, que é o tema 950 do STJ. Porque o volume de ações judiciais discutindo se era competência da justiça estadual ou se era competência da justiça federal era tão grande, algo que é de uma obviedade tamanha, se é nulidade do ato administrativo, é a justiça federal. Se é violação de um direito de propriedade era justiça comum.

45:05 Mas era um embrólho tão grande que o ministro Talomão um dia parou e falou, não, espera aí, isso aqui é um tema repetitivo, vamos tentar organizar isso. Resolveu? Não, não resolveu. Porque nós estamos tendo diversos problemas por causa desses registros anômalos que eu falei, de registros que são usados para ações também envolvendo trade address, concorrência exilial. aí o juiz bate o olho e fala mas isso aqui é um registro de uma marca se eu devo anular ou não ou isso aqui eu trato como concorrência desleal não, então eu vou remeter para a justiça comum é concorrência desleal, mas tem um registro então a justiça comum fala não, vou remeter para a justiça federal e resumo da história, o que o ministro Salomão tentou resolver com o tema 950, não resolveu e criou um outro problema por causa desses chamados que eu chamo nos meus artigos no meu livro. Eu tenho um livro que é o Comentários da Lei da Propriedade Industrial só por mulheres que saiu no ano das mulheres na propriedade industrial.

46:09 Nós comentamos, é a obra mais atualizada sobre propriedade industrial que tem, o Comentários da Lei mais atualizado e foi feito só por mulheres, mulheres brilhantes, magistradas, advogadas, técnicas, engenheiras, e lá trato dessa questão de novo e tratamos sobre registro anômalo tem uma orientanda brilhante que eu tive que hoje é presidente da ASPI, Associação Paulista da Propriedade Industrial, Intelectual Soraya Embaçaí que escreveu a dissertação de mestrado dela na academia do INPI sobre esses registros anômalos ali a registrabilidade do 310 porque isso virou um problemão mas o que a gente vai resolver mesmo se nós tivermos uma reforma da lei da propriedade industrial e agora conta pra gente então uma pergunta dessa décima temporada novidade uma habilidade não jurídica que você tem conta pra gente aí algo que você faz muito bem que não seja do meio do direito, porque do direito a gente já sabe que você manda bem, conta pra gente aqui uma habilidade não jurídica bom, o mandar bem no direito esse eu agradeço e deixo por sua conta eu acho que a gente está sempre aprendendo então ainda não mando bem a gente está sempre em aprendizado mas eu fico feliz com o manda bem, muito eu acho que a minha maior habilidade é administrar dois meninos em casa, um de 17, um de 10 e um gato ou seja, administrar três homens três meninos em casa acho que essa é a minha maior habilidade brincadeira essa parte eu gosto de pintar eu gosto muito de artes artes plásticas e eu sou uma artista autodidata não cheguei a fazer nenhum curso e gosto muito de artes plásticas de pintura e eu pinto alguns quadros em casa muitos dos quadros que tem na minha casa são meus de minha autoria, eu gosto muito das artes plásticas eu acho que talvez essa seja a minha habilidade não jurídica e é a primeira vez que alguém me pergunta isso viu, é a primeira vez muito legal por hoje é só então agradeço muitíssimo pela sua presença e até a próxima eu que agradeço demais espero que a gente possa ter mais xícaras de café com membros do time Nutella, do time da propriedade industrial, dentro do time Raiz, que é o pessoal do direito comercial Raiz aí.

49:04 Tá bom? Obrigada mesmo, Amanda. A nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada. Me diz então, esse episódio foi útil pra você? Ajudou na sua vida de algum modo? Se sim, vai lá no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e comenta comigo. Até o próximo episódio!